摘要

笔者通过分析公开不充分的对比文件可能存在的多种情况，认为公开不充分的对比文件能否用来评价发明专利申请的新颖性和作为评价创造性的最接近的现有技术应该视情况而定。如果对比文件公开不充分的原因是根本没有给出完整的技术方案，则认为对比文件由于没有披露“实质性技术知识”而不能用来评价新颖性或作为评价创造性的最接近的现有技术。相反地，对比文件公开的技术内容虽然不能使得本领域技术人员实现该技术方案（例如未达到声称效果、或违反自然规律而不能实施等），但是如果该对比文件给出了完整的技术信息，使得其成为一个完整的技术方案，则可以认为该对比文件可以用来评价新颖性或作为评价创造性的最接近的现有技术。

关键词：充分公开 现有技术  新颖性  创造性  

一、引言

在专利审查过程中，进行新颖性和创造性的审查常常是必不可少的过程。在审查新颖性和创造性的过程中，审查员通常会引用至少一篇对比文件作为现有技术。但是，笔者作为专利代理人在处理质疑新颖性和创造性的专利申请时，遇到了如下问题：如果审查员所引用的对比文件根据《专利法》第26条第3款的规定应该是公开不充分的，那么该对比文件能否作为现有技术用来评价专利申请的新颖性和创造性呢？

目前来说，在公开不充分的对比文件能否作为现有技术的问题上，没有明确具体的规定。但是，有些公开不充分的对比文件可能看上去与专利申请的技术方案非常接近，因此往往被审查员或无效宣告请求人用来评价新颖性或作为评价创造性的最接近的现有技术。笔者认为，当使用对比文件来评价新颖性或作为评价创造性的最接近的现有技术时，因为它作为本领域技术人员借以获得待审技术方案的基础，该对比文件在是否需要公开充分方面显得比较其它比对文件重要。下面笔者试图从法律基础和案例分析等方面来讨论使用公开不充分的对比文件来评价本申请的新颖性或作为评价创造性的最接近的现有技术是否合理。

二、法律基础

对于一篇对比文件而言，需要满足何种条件才能用来作为现有技术，已有的规定如下：

1.《专利法》第22条第5款规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

2.《专利审查指南2010》第153页第二部分第三章第2.1节也指出，“现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众所知的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容”。

由此可见，对比文件作为现有技术是需要满足一定的条件的。笔者将此条件谨总结为：现有技术应当在申请日以前处于能够为公众“所知”的状态，并包含有能够使公众从中“得知实质性技术知识”的内容。

而《专利法》第26条第3款对专利申请在充分公开方面做出了如下规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

作为现有技术的条件与《专利法》第26条第3款所规定的充分公开的要求有区别吗？

首先，从判断的主体来看，判断能否作为现有技术的标准的主体是“公众”；而判断是否充分公开的主体是“所属技术领域的技术人员”。我们认为这里的“公众”在技术方面只有一般人的认知能力。而如《专利审查指南2010》第二部分第四章第2.4节所规定的，“所属技术领域的技术人员”的能力为：知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。据此，我们谨提出一个假设，“公众”的技术能力应当小于等于“所属技术领域的技术人员”的能力。因此，公众更难以从公开不充分的技术文档中获得足够的技术信息。也就是说，公开不充分的技术文档更可能不能为公众所知，且公开不充分的技术文档更可能不包含能够使公众从中得知实质性技术知识的内容，因此应不满足现有技术的条件，而不应作为现有技术来使用。

其次，对于实质性要求而言，判断能否作为现有技术的标准的要求是“实质性技术知识”；而判断是否充分公开的要求是“作出清楚、完整的说明”和“所属技术领域的技术人员能够实现为标准”。“实质性技术知识”到底与“作出清楚、完整的说明”和“所属技术领域的技术人员能够实现”之间有何联系与区别呢？ 

笔者下面从可能导致公开不充分的五种情况来区别公开不充分的不同情况对作为现有技术的要求的“实质性技术知识”的影响。

《专利审查指南2010》的第二部分第二章第2.1.3节规定了可能导致公开不充分的五种情况：

以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现：

1.说明书中只给出任务和／或设想，或者只表明一种愿望和／或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段；（无技术手段）

2.说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施；（技术方案不清楚）

3.说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决专利申请所要解决的技术问题；（技术方案的目的错误）

4.申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现；（技术方案本身错误）

5.说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。（无效果数据）

从上面的五种情况可以进一步简单归纳为两类：其中1、2项属于技术方案不清楚、不完整的第一类；而其中3、4和5项属于虽然技术方案清楚、完整但是本领域技术人员无法实现用途或效果或无法实现申请所声称的目的或效果的第二类。举例来说，对于“技术方案不清楚、不完整”，相当于房屋建造的设计图纸不清楚、不完整，例如只有部分设计图纸时，本领域技术人员根本就不知道该怎么建这个房子。而对于“虽然技术方案清楚、完整但是本领域技术人员无法实现目的或效果”的第二类情况，相当于具有房屋建造的完整和清楚的设计图纸，但是由于力学原理、物理原理等，本领域技术人员虽然在头脑中知道该怎么建造这个房子，但是实际上根本就建造不起来这样的房子，比如由于不符合力学原理而倒塌等，根本没有建造房子的效果。再例如永动机的专利申请，虽然说明书中给出了永动机的完整构造，但是本领域技术人员即使根据说明书的技术方案制造出了声称的永动机，也达不到其所声称的“永动”的效果。

对于第一类的公开不充分的对比文件，由于技术方案不清楚、不完整，因此笔者认为该对比文件没有披露“实质性技术知识”因此不能够作为现有技术。

而第二类的情况，虽然本领域技术人员由于没有解决技术问题或者没有披露技术效果数据而没有用途或效果或不能达到该技术方案的所声称的目的或效果，但是对于本领域技术人员来说，已经可以从中清楚、完整地获知“实质性技术知识”，因此笔者认为其可以作为用来判断申请的“新颖性”和“创造性”的现有技术了。

以上结论可以应用于各个技术领域中。而在化学领域中，对充分公开有其具体的要求，但其原理也与上述阐述基本一致。以下对化学领域中的充分公开的要求和原理进行说明。

具体地，《专利审查指南2010》第二部分第十章关于化学产品发明的充分公开方面，明确要求了“要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途(和／或使用效果)。”

笔者认为，上述要求相当于上述第二类，即虽然化学产品的本身被清楚、完整地公开，但是本领域技术人员从中不能够得到化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途(和／或使用效果)，即没有用途或效果、或不能实现技术方案所声称的用途或效果。正如笔者在上述分析的，如果申请已经对化学产品的确认和制备进行了清楚、完整的说明，就应该已经达到了披露“实质性技术知识”的要求，也即已经披露了房子的清楚、完整的设计图纸，因此在公开时间满足要求的情况下，就满足了作为现有技术的条件，而无论该方案是否达到了化学产品的用途(和／或使用效果)。

通过以上的讨论，笔者认为，能够作为现有技术使用的对比文件需要满足的条件是披露清楚、完整的技术方案，而无论该技术方案是否能够实现用途或效果或达到声称的用途或效果。

三、深入思考

基于以上的分析，笔者初步总结：公开不充分的对比文件在披露的“技术方案不清楚、不完整”的情况下不应该用作评价新颖性和创造性的现有技术，而在披露了“清楚、完整的技术方案”的情况下，虽然没有使得本领域技术人员能够实现声称的目的或效果，但是该技术方案应能够用于评价新颖性和作为评价创造性的最接近的现有技术。笔者接下来在法理上对此做进一步的分析，来进一步佐证这个结论。

从制定专利法的目的来说，专利法首先是为了促进公众的发明创造的，即希望公众能创造出不同于以往所知的技术且不能显而易见基于以往所知的技术而想到的技术。即，对一件专利申请的新颖性评价的核心目的包括“防止已经为公众所知的技术批准为专利¹”。而进行创造性评价的核心目的在于“一项技术方案虽然前所未有，但是如果所属领域的技术人员能够很容易地想到，也不应当授予专利权，否则专利就会太多太滥，对公众正常的生产经营活动产生不适当的限制和干扰¹”。从某个角度来说，专利法对专利申请的新颖性和创造性审查的核心目的在于“去除重复技术，并且从整体上提高专利技术文献的质量”¹。

首先，在公开不充分的技术方案披露了清楚、完整的技术方案的情况下，虽然可能还存在以上第3-5项中指出的不能达到声称的目的或效果的问题，但是整个技术方案中所有的技术特征已经完全披露，所存在的问题完全不妨碍其成为一个清楚、完整的技术方案，而被公众所知。比如在化学领域，如果对比文件披露了化学产品本身，但是未披露化学产品的确认、化学产品的制备及用途，则虽然对比文件达不到制备化学产品和实现化学产品的用途，但也应该认为对比文件已经清楚、完整地披露了化学产品本身的技术信息，而在后的申请要求保护该对比文件在先公开的相同的化学产品本身，则在后的申请被该对比文件破坏了新颖性。但是，如果在后的申请要求保护该对比文件未披露的产品的制备方法，那么该对比文件不足以破坏在后申请的新颖性和创造性；如果在后的申请要求保护该现有技术中未披露的该化学产品的用途，那么该现有技术也不足以破坏在后申请的新颖性和创造性。这符合新颖性和创造性审查的“去除重复技术，并且从整体上提高专利技术文献的质量”核心目的。

从另一方面来说，在公开不充分的文献没有披露清楚、完整的技术方案的情况下，笔者认为，所披露的技术方案不能为公众所知，则不应该用来作为现有技术来评价新颖性和创造性。这也是符合促进公众的发明创造的专利法宗旨的。

以下列举两个案例来实践地分析上述结论。

四、 案例分析

【案例一】

在一个无效案例中，本申请的权利要求1涉及一种组合物，该组合物含有含量分别为a、b、c和d的组分A，B，C和D，并且具有性质E。无效宣告请求人提供了一份公开日在本申请的优先权日之前的对比文件1，该对比文件提供了对一种组合物的测试结果，该测试结果公开了权利要求1中的组合物，其含量，组成，和性质，但是没有公开该组合物的制备方法，并且根据本领域技术人员的知识范围，虽然组分A，B，C和D都为已知化合物，但是也无法制备该组合物。

本案中，复审委员会认为，“现有技术应当在申请日以前处于能够为公众所知的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容”，并且进一步要求无效宣告请求人证明对比文件1披露的组合物“在本专利的优先权日之前即可为公众获得”。笔者并不认可，因为笔者认为专利复审委员会的这种要求已经混淆了公众能够得知“实质性技术知识”和“实现技术方案（此处包含购买获得和制备获得两种情况）”的区别。本案中，虽然本领域技术人员无法获得对比文件1的“组合物（即该产品）”，但是对比文件1在已经披露了权利要求1中组合物的组成、含量和性质的基础上，显然已经完整地披露了组合物的全部技术特征，可以视为披露了“实质性技术知识”，本领域技术人员显然已经掌握了该技术方案的全部技术信息。因此，笔者谨认为，本案中的对比文件1可以用来作为现有技术评价权利要求1的新颖性和创造性。

【案例二】

在一个专利申请案中，本申请涉及到一种组合物，其包含必要组分A、B和C。其中C为一种本领域常规使用的组合物添加剂，C在组合物中实现功能c。审查员引用了一篇对比文件1作为最接近的现有技术，其中对比文件1披露了一种组合物，其包含必要组分A、B和D。其中D为本领域技术人员完全不知道的物质，D在组合物中实现功能d，d与c之间没有关系。

本案中，审查员认为本领域技术人员在对比文件1的基础上，在希望节约成本和使组合物具有功能c的情况下，有动机省略D，并且添加C。且不究此处的创造性逻辑，审查员做出创造性推理的大前提即是对比文件1能够用来评价本申请的创造性。然而根据笔者在上文中的讨论，对比文件1中存在本领域技术人员完全不知道的物质D，对比文件1中仅披露了D的功能d，而完全没有披露D是何物，本领域技术人员也无法通过功能d知晓或者制备D。因此，笔者认为，对比文件1是一篇公开不充分的对比文件，并且属于“说明书中只给出任务和／或设想，或者只表明一种愿望和／或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段”的情况，也即，对比文件1没有给出一个完整的房屋设计图。在这种情况下，应该认为对比文件1没有披露“实质性技术知识”，从而不应该作为最接近的现有技术使用。

五、总结

综上所述，笔者认为，在使用公开不充分的对比文件评价新颖性或作为评价创造性的最接近的现有技术时，需要非常小心地考虑对比文件公开不充分的类型，如果对比文件根本没有给出清楚、完整的技术方案，则应当认为对比文件没有披露“实质性技术知识”而不能使用。相反地，对比文件公开的技术内容虽然使得本领域技术人员不能实现该技术方案的效果或目的，但是如果该对比文件给出了清楚、完整的技术信息，使得其成为一个清楚、完整的技术方案，则该对比文件应当能够用来评价新颖性或作为评价创造性的最接近的现有技术。

当然，以上的对于能否使用公开不充分的对比文件来评价专利申请的新颖性和创造性的思考仅在于抛砖引玉，笔者希望能以此文获得业内人士的更多讨论。

参考文献：

[1] 尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010.