锂电池回收的高价值核心专利的授权之路

近期，我们律所代理的一件关于锂电池回收的高价值专利获得两次授权(母案和分案)。我们通过以下的表格来展示一下本案授权的曲折过程。

在本文的后面，我们分享本案的办案文件，提供给朋友们参考。

通过本案，我们形成了以下观点：

1.高价值专利的形成过程需要有高质量的专利审查；

专利审查过程中常见的一些问题：

a.完全不考虑申请文件中明确记载的技术效果，主观片面地确定技术问题。

比如，如果审查员发现区别技术特征在于pH值，于是就主观片面地认定申请需要解决的技术问题是“pH值的选择”，那么在这个技术问题的启示下，本领域技术人员就可以通过有限次实验进行选择了，而无视技术效果。

b.认定带来预料不到的技术效果的技术特征是公知常识。

虽然审查员找不到证据证明区别技术特征记载在公知常识性证据中，却常常直接认定该区别技术特征是公知常识。而被认定为公知常识的区别技术特征还往往是“独立权利要求”中申请人认为带来了可专利性的特征！

c.认定带来预料不到的技术效果的技术特征是经过有限次实验能够获得的。

比如，如果审查员发现区别技术特征在于pH值，而pH值是本领域已知的一个参数，那么就直接认定采用该pH值是常规技术手段，而无视技术效果。

d.将大量的区别技术特征“肢解”成一个一个的小特征，然后认为每个小特征都是公知常识，进而认定区别技术特征整体是公知常识，而忽略多个特征进行组合的技术难度以及该组合所解决的技术问题、带来的技术效果。

e.对于专利申请的技术方案和对比文件的技术方案没有吃透的情况下，进行碰瓷式的专利审查，将对比文件所披露的内容无限夸大，同时又忽略专利申请文件中所披露的内容，从而人为地“填补”对比文件和专利申请之间的鸿沟。

f.完全不从鼓励发明创造的角度去考虑问题，不给申请人合理的修改建议。专利制度本身是一个鼓励发明创造的制度，而专利审查本身而言，除了需要驳回不符合授权条件的专利申请以外，还有一个非常重要的作用就是贯彻“鼓励发明创造”的初衷，那么审查员应该有义务对于有授权前景的专利申请提出合理的修改建议。在实际授权率达到约50%的情况下，几乎90%以上的审查意见通知书中都是这样的“基于上述结论性意见，审查员认为专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。”，不得不说这是一种制度执行上的误区。甚至是我们在一个审查意见通知书中惊奇地发现，审查员对某一个权利要求没有提出可专利性的质疑，却在结论性意见中仍然认为没有可以被授予专利权的实质性内容，这种情况下，我们真的不知道是审查员在做正面引导，还是忘了评价这个权利要求了。

基于以上情况，我们对专利审查有一些自己的看法：

a.对于独立权利要求的区别技术特征能否带来可专利性的审查时，审查过程中应避免直接声称是公知常识、认为经过有限次实验可以获得、认为是常规技术手段、将区别特征肢解以后逐个认定为公知常识进而认定区别特征整体是公知常识；

b.审查过程中尽量对申请文件中记载的内容有全面的了解，并且避免对现有技术的过度解读；

c.审查过程中尽量从鼓励发明创造的角度去客观评价一份专利申请文件的可专利性，在提出负面审查意见的同时，给出一些有利于申请人的正面建议和引导，而避免千篇一律地在专利授权之前认为申请文件没有授权前景。

2.高价值专利的形成过程需要有高质量的专利代理；

这一点本身是毋庸置疑的。任何人不可能专精于每个方面，专业的事应该由专业的人来做。而专利申请这件事，由于其程序冗长且复杂，仅仅是程序问题就不是普通的发明人自己能够掌握的，更何况专利法的实体法律运行时已经远远超出了法律条文的字面含义，更加需要有经验的专利代理师专业的参与，才可以给发明创造带来恰当的专利保护可能性。

3.通过分案申请的方式修正专利的保护范围是一种有效的方式；

有传言称，中国专利局不鼓励提交分案申请。我们也经常在提交实用新型专利申请的分案申请时收到“视为未提出通知书”认为“不包括两项以上的实用新型”，同样地我们也有实用新型专利的分案申请正常获得授权的情况。

美国专利法的制度下，有多种可以使一件发明专利申请得到充分保护的方式，比如提交分案申请、继续申请、部分继续申请。在中国，也应该多支持以分案申请这种方式对专利的保护范围进行修正，否则申请人所做的发明创造在首次申请和审查的过程中产生的失误没有其他办法获得纠正机会。

一般认为，两份权利要求书之间只要保护范围存在不同，那么就不属于专利法第9条所规定的同样的发明创造。因此，是不是属于两项以上的发明创造，是可以通过对权利要求的保护范围进行修改来满足法律要求的。而部分审查员审查过程中通过发出“视为未提出通知书”直接认定“不包括两项以上的实用新型”的行为，让申请人没有机会进行意见陈述，没有机会修改权利要求，实在是有待商榷。

在本文所述的案件中，我们通过分案申请的方式，扩大了因为配合母案申请的审查员的审查进程所做的不合理的进一步限定，并且跟分案申请的审查员予以了明确说明，该分案申请是为了获得更大的保护范围所做的努力。最终，分案申请也得到了审查员的认可。